2014年12月4日 星期四

如何將垃圾專利變成營收?韓國派遣式專利顧問立大功!


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2014/12/04 第72期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站
 
 
 
 
專利評析 2014上市櫃智財大調查 企業申請專利預算不變 授權意識仍低
   
法規訴訟 再看,零售販賣商一定要承擔連帶損害賠償責任嗎?
   
深入報導 食管法三讀通過,從此就能安心吃嗎?
   
研發創新 如何將垃圾專利變成營收?韓國派遣式專利顧問立大功!
   
智財管理 台灣企業與NPE合作 可行嗎?
   
 
2014上市櫃智財大調查 企業申請專利預算不變 授權意識仍低
吳碧娥╱北美智權報 編輯部
一年又接近尾聲,資訊工業策進會科技法律研究所近日公布《2014年台灣企業智慧財產管理大調查》結果,從2012年至今,企業投入在智財的人力及預算資源雖有逐年攀升的趨勢,但多數受訪企業在智財管理上仍顯被動,雖然認為申請智財很重要,卻只有不到一成企業認為公司可以靠IP賺錢,因此有近六成企業既沒有向第三人取得智財授權,也無對外授權,未能將智財的效益發揮到最大化。 …

 
再看,零售販賣商一定要承擔連帶損害賠償責任嗎?
邱英武╱北美智權法規研究組副理
法院對於零售業者的侵權判斷,不是單純的「營業項目、營業規模…等因素」的判斷,也不是「同技術領域事業體」,而是依個案情況分別判斷,以確認侵權行為人是否應承擔故意或過失責任,並無一個固定的準則可供參考。

在《北美智權報》第119期時,筆者曾寫過關於零售業者賠償責任的文章:<零售販賣商一定要承擔連帶損害賠償責任嗎?>,該文中曾經舉出多件判決。今年6月11日,智慧財產法院的103年度民專上易字第1號判決,也是一件對於網路業者侵害專利權的判決。

案例:

這是一件飲料沖泡容器的專利侵權案件,專利權人所銷售的專利產品,除在台灣取得專利權外,尚在美國、中國與日本也都取得專利權。專利權人為符合專利號標示原則,在產品的包裝和說明書中,均明確記載專利字號。產品銷售地點有二百多處,包括知名的百貨公司在內;國家則除台灣外,還擴及中國、日本、美國、加拿大與英國等國家。當然為了廣為販售,也參與近百場的展覽會,獲得參展的大獎,在業界中,有著非常高的知名度。

專利權人除前述事實上的主張外,還提出公司產品屢遭侵權後,侵權行為人的登報道歉啟事作為證據。

侵權行為人則提出,因為是從事網路行銷,販售生活百貨、居家用品為業的小公司,販售商品種類繁多,並非每樣產品都有申請專利。而且,其在目錄或產品上都沒有標示專利證號,致使善意第三人,縱使藉由網路搜尋,也無從得知該產品有申請專利,所以侵權行為人已盡交易上之注意義務,不應承擔故意或過失的責任。再則,在販售期間,都從未收到有關於該產品具有專利權的通知書。

法院經審酌雙方答辯後,認為侵權行為人雖說其經營的僅是生活百貨、居家用品,不應承擔故意或過失責任。但是,侵權行為人經營時間已經有6年,而且曾經發生過與第三人間的專利權權糾紛。因此,法院認為侵權行為人不能僅以其是經營生活百貨、居家用品逃避責任,因為侵權行為人經營時間已很長,且又發生過專利侵權糾紛,必須再承擔更高於一般業者的注意義務。所以判決侵權行為人應承擔侵權責任。

從該項判決與筆者第119期文章<零售販賣商一定要承擔連帶損害賠償責任嗎?>予以合併觀察,可以發現,法院對於侵權行為人的故意過失責任的認定,並非如101年度民專訴字第94號判決,與102年度民專上字第44號判決,使用「係就營業項目、營業規模,包括資本額之多寡及營收狀況、營業組織,有無研發單位之設立、侵權行為之實際內容等情形」,綜合判斷行為人的注意義務。而是偏向102年度民專上字第58號判決、101年度民專訴字第148號判決,以「如果侵權行為人為同技術領域的事業體的話,不能以營業項目、規模…等情形,而去規避侵權行為的責任。」

只是一個是零售業,一個是製造銷售業,嚴格而言,也非「同技術領域的事業體」。所以,法院對於零售業者的侵權判斷,不是單純的「營業項目、營業規模…等因素」的判斷,也不是「同技術領域事業體」,而是依個案情況分別判斷,以確認侵權行為人是否應承擔故意或過失責任,並無一個固定的準則可供參考。就像本判決,它是融合了「侵權行為人的經營時間」與「是否曾經發生過侵權糾紛」作為判斷重點。至於,日後是否會發生,僅以前述二者中的「一個事由」,作為判斷侵權與否的依據,則有待日後判決的發展。

 
食管法三讀通過,從此就能安心吃嗎?
蔣士棋╱北美智權報 編輯部
頂新接連在食安問題上出現嚴重瑕疵,在全民「滅頂」燒了兩個多月之後,不但讓企業本身在台灣民眾心目中形象全失,執政的國民黨也一起賠上選民的認同,在剛結束的九合一大選中慘敗。就在選前約兩個星期,新版的食品安全衛生管理法終於在十一月中在立法院三讀通過。

因應歷年來的塑化劑事件、毒澱粉事件、假油事件、黑心油事件,每發生一次食安問題,這部法典就會再被送進立法院修改一次,在近四年來已經修了五次,甚至連名字也改了(原名《食品衛生管理法》,第五次修正時改為《食品安全衛生管理法》)。然而,法案一直修的同時,新食安問題也是一直出現;對於這第六次的修法,我們又能給予多少信心呢?

與之前的版本做比較,可以發現的是,這次修法大幅增加了對食品業者以及行政機關在食品安全的管理機制。根據新增訂的第二條之一,行政院應該設立食品安全會報,由行政院長擔任召集人,並指定政務委員或部會首長擔任食品安全會報執行長,至少每三個月開會一次,直轄市、縣(市)政府也要比照辦理;此外,第七條中也制定了「義美條款」,要求食品業者必須將產品原材料、半成品或成品送交檢驗機構檢驗,達到一定規模的食品業者也必須設置實驗室,從事自主檢驗。整體來說,事前的預防機制,至此終於法制化。

另一個值得觀察的,則是大幅拉高對犯罪者的處罰。在第四十九條中,把對廠商的罰鍰上限拉高到20億元,也能夠對犯罪者的財產進行追繳;另一方面,新修正的條文也把「行政罰鍰」與「不法利得沒入或追繳」區隔開,主管機關可以對廠商的不法得利或財產進行追討,以免再次發生大統一事不兩罰的狀況。

新食管法修正重點

修法重點

相關條文

內容摘錄

各級政府應設置食安會報

第二條之一

為加強全國食品安全事務之協調、監督、推動及查緝,行政院應設食品安全會報,由行政院院長擔任召集人,召集相關部會首長

各直轄市、縣(市)政府應設食品安全會報,由各該直轄市、縣(市)政府首長擔任召集人

義美條款/定期檢驗機制

第七條

食品業者應實施自主管理,訂定食品安全監測計畫,確保食品衛生安全。

食品業者應將其產品原材料、半成品或成品,自行或送交其他檢驗機關(構)、法人或團體檢驗。

上市、上櫃及其他經中央主管機關公告類別及規模之食品業者,應設置實驗室,從事前項自主檢驗。職司跨局處協調食品安全衛生管理

罰款最重可達20億元

第四十四條、四十九條

有下列行為之一者,處新臺幣六萬元以上二億元以下罰鍰;

有第四十四條至前條行為,情節重大足以危害人體健康之虞者,處七年以下有期徒刑,得併科新臺幣八千萬元以下罰金;致危害人體健康者,處一年以上七年以下有期徒刑,得併科新臺幣一億元以下罰金。

法人之代表人、法人或自然人之代理人、受僱人或其他從業人員,因執行業務犯第一項至第三項之罪者,除處罰其行為人外,對該法人或自然人科以各該項十倍以下之罰金。

追繳業者不法利得與財產

第四十九條之一、之二

犯本法之罪者,因犯罪所得財物或財產上利益,除應發還被害人外,不問屬於犯罪行為人與否,沒收之;如全部或一部不能沒收時,應追徵其價額或以其財產抵償之。

為保全前項財物或財產上利益之沒收,其價額之追徵或財產之抵償,必要時,得酌量扣押其財產。

扭轉舉證責任

第五十六條

食品業者違反第十五條第一項第三款、第七款、第十款或第十六條第一款規定,致生損害於消費者時,應負賠償責任。

如消費者不易或不能證明其實際損害額時,得請求法院依侵害情節,以每人每一事件新臺幣五百元以上三十萬元以下計算。

表格製作:蔣士棋 資料來源:立法院

交通大學科技法律研究所副教授倪貴榮分析,目前國際上的趨勢,也是越來越注意食品的處理、生產過程與標示,在管制方向上,也從乾淨衛生的程度,轉往安全性、健康以及營養成分上。比較歐盟與美國的相似法規,倪貴榮認為,歐盟採取的是預防性機制,例如因為食用含有賀爾蒙的食品可能導致癌症,歐盟就對含有賀爾蒙的食品採取禁令,連帶基因改造食品也在被禁的名單中(下一項禁令可能出現在瘦肉精上),為此也跟美國之間有過多次的貿易摩擦。但另一方面,美國則是設定一個最高容忍水位,只要瘦肉精、賀爾蒙的殘留比例落在這個範圍內都是可被允許的。

倪貴榮指出,這種作法的利弊互現。從消費者的觀點來看,不免質疑為何當其他國家都對食品添加物用更審慎的態度處理時,美國政府居然採用更寬鬆的保護標準?以及為什麼美國人沒辦法採用更嚴格的規範,例如完全無賀爾蒙殘留的零容忍標準?但對農夫以及食品產業來說,假使採用零檢出的規範,可能將使農業科技的發展倒退,而且不可諱言地,使用荷爾蒙或基因改良等方法,對於降低生產成本和擴大經濟效益都有所幫助。

「真正的關鍵還是在於風險控管,」倪貴榮認為,食品安全議題跟風險控管拖不了關係,風險代表的是科學證據上的不確定性,不但風險評估、管理以及溝通缺一不可,也要用科學方法加以分析,才能夠制定出合理的政策。在2011年美國制定食品安全現代化法案(Food Safety Modernization Act, FSMA)時,就引進風險控管意識以及以科學為基礎兩項原則,作為立法的核心準則。

以此觀點來審視剛修訂的食安法,的確還有再進步的空間。這次修法的另一大重點,就是把食安引起的賠償舉證責任,由受害的消費者移轉到廠商身上。真理大學法律系助理教授黃淳鈺認為,在過往發生的數次食安風暴中,廠商最後能夠全身而退的關鍵,就是因為對於損害賠償的舉證困難。

她舉例,若消費者想主張因長期食用某廠商製造的沙拉油使得健康受損,就得證明自己有「長期」食用的事實,而且自己的健康受損也確實與該廠商的產品有因果關係。「但是長期該怎麼定義?身體是否健康與食用油品之間的因果關係怎麼建立?這些在法律上都是可以被輕易推翻的。」

將舉證責任移轉到廠商身上,確實可以減低消費者舉證困難的問題;然而這也可能引發另一種濫訴的現象:既然舉證責任不在消費者身上,只要自覺受到損害,就可以具狀控告廠商索賠,反而是法律資源的浪費。另一方面,舉證責任移轉之後,新食管法也賦予法官得依情節,以每人每一事件新臺幣五百元以上三十萬元以下決定賠償範圍。這種思維已然脫離了民法中損害賠償的概念,當初參與立法的交大科法所助理教授陳鋕雄就表示,未來這部分還需要透過法官來建立判例,讓社會大眾有所依循。

簡言之,這次的修法的確有為被食安風暴困擾多年的台灣民眾出了一口氣,不但大幅加重了對違法廠商的刑責,也逼迫從中央到地方的執政者都必須更加認真面對食品安全。但在「民氣可用」的背後,也看得到些許不夠細膩的地方,前述的濫訴就是可能出現的新問題。

因此,借鏡歐盟與美國的例子來看,加重預警機制的第一步做到之後,就要再引入風險管理以及科學化方法兩個原則,用更系統性、也更有可行性的方法加強食安管理。畢竟,立法、修法的目的並不只是消極地重罰廠商,積極地加強食安管理,讓消費者重拾對台灣出產食品的信心,才是真正的目的。

 
如何將垃圾專利變成營收?韓國派遣式專利顧問立大功!
李淑蓮╱北美智權報 編輯部
某國立大學教授曾經在公開場合表示:「當以前以論文作為教授KPI的時候,自然而言就會產生一大堆垃圾論文;現在改成以專利作為KPI,大學裡也無可避免的屯積了一堆垃圾專利。」時代在變,但追求KPI的精神永遠不變。所不同的是,儘管兩者都是垃圾,但製造垃圾專利的成本要比生產垃圾論文的成本來得高許多,因為專利除了申請費外,還要每年固定支付維護費,隨著專利數量越來越龐大,專利相關的支出也會越來越可觀。如何活用專利,讓垃圾變成黃金,是一個很重要的課題。

專利商品化程度低、專利投資回收率低、產學落差大……等等,一直都是台灣大專院校為人垢病的地方。由於大學不是生產單位,因此,無法直接將專利技術商品化來換取收益,必須仰賴技轉或是專利授權等行動來挹注營收,否則專利一直累積卻不加以好好利用(或是無法利用),對學校的經費支出來說是很大的負擔。然而,學校產出的專利與業界的需求很多時候都有一定的落差,因此能讓業界青睞的只在少數。

這個問題不僅存在於台灣的大專院校,可以說全世界的大學都面臨了同樣的問題,所不同的是,有些大學校可以突破困境,讓專利成為學校重要的資產及主要的收入來源之一;有些學校卻是無法成功轉化,而讓人產生申請專利就是浪費金錢的觀感。在台灣,國立大學的處境跟私立大學有很大的差異,最大的不同就是法規的限制,像國立大學所申請的專利,都屬於國家財產,不能任意買賣或是放棄;而且國立大學不具法人格,因此不能成立公司從事商業行為。在國外像是日本,2004年即施行「國立大學法人法」,讓大學專利的應用更為靈活,其他像英國、美國,大部分大學都具有法人的地位。至於韓國則是於2007年修正「產業教育振興與產學合作促進法」,允許大學設立技術控股公司,此一法令之鬆綁對韓國的私立大學產生很大的效益,但在國立大學部份,則仍要靠政府大力推動才能創出佳績。韓國針對其國立大學活用智財的推動,是直接由韓國智財局 (KIPO)執行的,當中有些地方也許台灣智慧局 (TIPO)可以借鏡。

大學專利利用率不佳

學界與產業間最大的差異,就是學界理論與技術都很強,但很多時候產業敏感度及市場性不足;而產業間則是相反,究竟要如何拉近2者間的差距、填平2者間的鴻溝?KIPO是利用專利顧問來達成任務 (Patent Adviser) 的。KIPO智財推動部門的副部長Ha Sung Tae,同時是派遣專利顧問項目的負責人,他指出,許多國立大學或公家研究機構中都設有技術授權辦公室 (Technology. Licensing Office, TLO),而這些TLO的都有很強的專利背景。像全韓國總計共有80.3% (約680萬)擁有博士學位的研究員在韓國的大學或是政府研究單位工作,這些研究員共占用了整體韓國研發經費的23.5%。然而,政府的支援系統卻是分散在不同的部門,像教育部、商務產業部,以及韓國的智慧財產權相關組織等,都各有不同的支援系統,使得研發能量無法集中。還有一點比較重要的是,韓國大學的技轉成果表現很不理想,Ha Sung Tae指出,在韓國大學及政府研究單位中,有高達73%的專利是沒有被利用的,而且韓國TLO的重要表現也不若美國的TLO。

派遣專利顧問專家填平產學鴻溝

在以上的背景影響之下,KIPO為了協助國立大學將專利的執行及運用最大化,其智財推動部門於2006年開始利用派遣在專利領域有豐富經驗的顧問專家,來為國立大學及政府研究機構建立智財相關的基礎建設及技轉商業化的環境。

KIPO「派遣專利顧問專家」政策的運作模式如圖1所示。KIPO與KIPSI (Korea Intellectual Property Strategy Institute, 韓國智財策略研究所合作),協助進行專利顧問與TLO配對的動作。Ha Sung Tae指出,專利顧問的工作是一條龍式的服務,從創新研發開始,到申請專利、IP保護、活用專利及創造良性循環環境,專利顧問都會一手包辦。如果更具體一點,可以向前延伸到專利申請前的評估:究竟這是一個有價值的專利還是垃圾專利?值得申請還是要打回票?也可以往後延伸至獲證後的專利授權:那一個產業、那一家公司需要這個專利?如何行銷?授權金要如何計算等等……,種種既專業又繁瑣的工作,專利專家都會一手搞定。專利專家因為與產業界有更緊密的聯繫,因此更了解業界需求,可將垃圾專利大量降低,及將專利利用率大大提升。

圖1. KIPO「派遣專利顧問專家」政策的運作模式

圖片來源:Ha Sung Tae簡報資料,李淑蓮翻譯

嚴格來說,專利顧問是政府 (KIPO) 協助國立大學及政府研究機構活化專利應用的一個項目,因此私立大學或是私人機構並無法享用此一服務。至於經費的部分分配如下:

  1. 配對系統:由政府及非政府部門共同分擔
  2. 工資支出:由KIPO負擔
  3.  

  4. 活動費用:由接受派遣的大學或政府研究機構負擔,專利派遣顧問一年活動費用為3千萬韓元(即約85萬新台幣)。

專利派遣顧問的任期為3年,如果被派遣的大學或機構有需要,可以延長任期,續聘一年。Ha Sung Tae指出,專利顧問的地位應該比團隊的領導要高,而且被授予決策權力,尋找合格的專利顧問是KIPO一項很重要的工作。不過,由於專利顧問在派遣期間負責的是執行工作而非訓練,因此一旦任期屆滿離開被派遣單位後,接受服務的單位是否能充分銜接,實在值得觀察,唯KIPO目前仍未發展出後續追蹤的機制。

成果豐碩 台灣可以效法?

於2014年,全韓國共有17個單位接受專利派遣顧問的服務(如圖2所示),分別有11所國立大學及6家政府研究機構。

圖2. 2014年韓國專利派遣顧問服務現況

圖片來源:Ha Sung Tae簡報資料

綜觀自2006年派遣專利顧問服務開始以來,總共派遣了56名專利顧問到47所大學及9所研究機構服務;其中有9個單位曾續聘專利顧問一年,有13個單位以全職形勢顧用派遣專利顧問,顯示此項服務獲得認同及肯定。至於成果方面,也可以說十分豐碩,就去年 (2013)的表現來看,共有20個單位接受了派遣專利顧問服務,所獲得成果如下:

  1. 顧問服務:1,189件
  2. 研討會、成果發表:213場
  3. 專利申請:3,791件
  4. 專利獲證:2,539件
  5. 技轉:763件
  6. 技轉金:216億韓元

Ha Sung Tae還特別舉了一個相當成功的例子,就是韓國群山國立大學 (Kunsan National University)。群山大學在經過派遣專利顧問服務之後,搖身一變成為表現出色的智財機構。在接受顧問服務之前,一年內只有一件技轉案件,技轉金額為1千萬韓元,但接受了顧問服務之後,2013年技轉案件躍升為23件,技轉金額近2億3千萬韓元(詳見表1)。

表1. 韓國群山國立大學接受派遣專利顧問服務之前後表現對比

項目

接受派遣專利顧問服務之前

接受派遣專利顧問服務之後

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013/10

技轉件數

2

1

1

7

9

13

23

技轉金額

3,260

2,970

10,000

178,200

126,960

153,450

228,250

專利申請

(獲證)

13

(4)

14

(11)

18

(5)

22

(15)

41

(28)

50

(32)

72

(32)

資料來源:Ha Sung Tae簡報資料 金額單位:千韓元

當然,韓國的派遣專利顧問服務仍有許多待改進的地方,但至少成果是看得見的,而且其中也有一些台灣可以學習的地方,例如,直接由韓國智財局來負責,這樣子效果是最顯著的。試問在政府部會中,有那一個單位比智財局懂智財?在台灣,根據「國家智財戰略綱領」,其戰略重點4之「活化流通學界智財」之主辦部會為國科會,就這一點來看,好像有點緣木求魚,因為國科會本身也算是一個研究機構,要它來達到提高學界智慧財產流通運用程度、強化學界智財佈局/商業化等研究與擴散、強化學界成果萌芽與多元運用機制、促進學界成果產業化環境等4大目標,是不是有點牽強?何不學學韓國,交給智慧局來做做看?

 
台灣企業與NPE合作 可行嗎?
提起俗稱專利蟑螂的「非實施專利事業體」(Non-Practicing Entity,簡稱NPE),企業往往聞之色變。不過其實NPE的類型有很多種,並不能一概而論。台灣企業向來對研究導向型NPE比較熟悉,許多公司早已和研究導向型NPE長期合作;也有些公司為了減少訴訟、授權專利和購買專利,不得不加入訴訟型或防禦型NPE成為會員,由於會費並不便宜,會被這兩種類型NPE 提起訴訟的,通常都是台灣大型廠商。台灣企業想要與NPE攜手合作,究竟是否可行呢?

「非實施專利事業體(Non-Practicing Entity,簡稱NPE),也就是俗稱的專利蟑螂或專利流氓(Patent Troll),指的是本身擁有專利權,但是卻不從事商品的製造,反而透過授權談判或專利訴訟的方式,向侵害其專利權的公司收取權利金或賠償,一旦談判破裂,專利權人就會藉由提起侵權訴訟來威脅。

正因如此,NPE是「選擇性」的累積專利,尤其集中在技術複雜型產業獲取專利,像是電腦、半導體、消費電子等領域,因為這些產業的專利總量龐大,幾乎所有企業都存在大量的專利佈局缺陷,根據 PatentFreedom 2014年所作的統計,被NPE控告的高達50%以上都是高科技產業,不過比率已經在逐年遞減,顯示NPE開始將重心逐漸移轉到非高科技產業,其他產業也不能掉以輕心。

圖一、NPE 高科技產業被 NPE 控告的比率

資料來源 PatentFreedom 2014 report

台灣在全球資訊產業中地位舉足輕重,資訊與網通產業過去最常被NPE提起訴訟。根據Finnegan 2006∼2012年的研究指出,台灣專利訴訟案件的數目為1,088 件、全球排名第八,以智慧型手機製造商宏達電(HTC)為例,2006年至2012年,遭受NPE訴訟控告已達111件,HTC於2010年、2011年分別加入專利授權中介公司IV及RPX,成為其會員,藉由專利授權中介公司提供的會員權益或專利組合,來降低NPE訴訟風險。宏�(ACER)在2004年∼2007年間也遭受39件的NPE訴訟,顯示台灣無法在對抗NPE的戰爭中置身事外。

經濟部技術處每年都會舉辦「跨領域科技管理與智財運用國際人才培訓計畫」,103年度的海外培訓成果發表已於11月舉辦,本文將摘要其中一篇研究《台灣企業與NPE合作之可行性分析》,提供給關注NPE的台灣企業參考。在本篇研究中,將NPE分類為研究型、攻擊型、防禦型、顧問管理服務四大類,請見下表一。

表一、NPE四大類型


研發導向型實體

研發型NPE包含以下兩種:

  1. 非以營利為目的的學術研究機構:研發目的在於帶動技術的創新,基於非營利的型態而不實施專利。
  2. 大型製造企業:利用研發成果進行專利授權或生產產品後,再投入研發,目的是追求產業技術研發指標的領先。

攻擊性專利集合體

主要的收入來自授權和專利訴訟所獲得的報酬,因為NPE 不實施任何技術,因此不擔心面臨報復的風險。

防禦集中型實體

主要收入來自營運公司(practicing entities)的訂閱費,藉由購買具威脅的專利並授權給其成員,等於替企業提供一種對抗專利蟑螂的保險制度。

專利管理服務公司

本身可能不是專利的所有權人,而是專利中介者,任務是尋找專利的買賣雙方,並提供雙方所需的資訊與情報,協助降低經濟成本與訴訟風險。

吳碧娥/製表
資料來源:103年經濟部技術處「跨領域科技管理與智財運用國際人才培訓計畫」成果發表會論文《台灣企業與NPE合作之可行性分析》

台灣公司 vs. 研究導向型NPE

研究導向型NPE最常見的就是學校與研究機構,提供企業專利授權與技術轉移的服務,最具代表性的就是台灣工業技術研究院,從成立至今已育成170家新創公司、並累積超過1.6萬件專利。舉例來說,2003年創立的達楷生醫科技公司,是使用工研院自行研發的「個人微型心臟功能監測技術」,開發具有人機介面的居家用醫療檢測產品;2002年創立的華聯生技,取得工研院生物晶片計畫「微陣列晶片技術組合」專屬授權後,進駐新竹科學園區,建立微陣列基因晶片的量產能力。

圖二、台灣公司 vs. 研究導向型NPE

資料來源:103年經濟部技術處「跨領域科技管理與智財運用國際人才培訓計畫」成果發表會論文《台灣企業與NPE合作之可行性分析》

台灣公司 vs. 攻擊(訴訟)型NPE
美光、宏達電 與高智簽署授權合約

高智發明(Intellectual Ventures,簡稱IV)屬於訴訟導向型的NPE,運用訴訟手段達成相互授權專利,或是合約廠商彼此相互購買的專利,來擴展專利組合。目前與IV來往關係的台灣公司,包括美光科技(Micron Technology)、南亞科技(Nanya)、緯創資通(Wistron)、中華映管(Chunghwa Picture Tube, CPT)、宏達電(HTC)等。

美光與IV已簽署智慧財產授權合約,美光取得IV的35,000筆專利使用權,在和其他公司發生專利訴訟時,可運用IV的專利進行抗辯;IV也有機會向美光取得專利權,用來擴展高智發明本身既有的專利組合。IV擁有的專利中,約有三分之一屬於無線通訊PC領域,三分之一屬於軟體技術,半導體及電視各占15~20%,因此宏達電也與IV簽署長期專利授權與策略聯盟,宏達電可使用IV持有的專利,為自己與子公司進行專利訴訟時的答辯。

南科、緯創、中華映管 加入高智「專利權抗辯」專案

南科則是IV「專利權抗辯」專案(IP-For-Defense program)的客戶之一,由於南科和爾必達(Elpida)之間有專利糾紛,IV手握生產DRAM必要技術的專利,南科與IV合作,可以增加對爾必達勝訴的機會。此外IV還握有1,750項快閃記憶體專利,涵蓋編碼型(NOR)和儲存型(NAND)快閃記憶體兩大領域,有助南科投入利基型記憶體市場。

加入IV「專利權抗辯」計劃的還有緯創及中華映管,緯創可將IV專利運用於產品開發或法庭訴訟上,或由IV協助進行專利購買。另一方面,IV早就大肆購買光電產業的專利,華映過去曾遭競爭者指控侵犯專利權,華映與IV 策略合作,可以增加與對手的談判籌碼。

圖三、台灣公司 vs. 攻擊型NPE

資料來源:103年經濟部技術處「跨領域科技管理與智財運用國際人才培訓計畫」成果發表會論文《台灣企業與NPE合作之可行性分析》

台灣公司 vs. 防禦型NPE

防禦型的NPE並不以專利訴訟為主要營業收入,反而是以幫企業對抗訴訟、協助企業管理專利為營運模式,或是購買對專利訴訟有利的專利。防禦型NPE對會員提供「保護式」的服務,並藉此收取會員費。美國專利公司RPX(Rational Patent Exchange)即是屬於防禦型的NPE,標榜防禦訴訟的管理機制,協助會員取得所需要的專利,避免未來產生高額的專利訴訟費用,與RPX來往的台灣公司,有宏達電及台積電(TSMC)。

圖四、台灣公司 vs. 防禦集中型NPE

資料來源:103年經濟部技術處「跨領域科技管理與智財運用國際人才培訓計畫」成果發表會論文《台灣企業與NPE合作之可行性分析》

台灣公司 vs. 顧問導向型NPE

有些品牌企業因為成本預算考量,因會費太高而無法與防禦型的NPE合作,這種情況下,也可能選擇與專利管理服務公司合作,規劃專利佈局或是購買專利。舉例來說,專做電腦韌體的鳳凰科技,在2012年釋出一項包含92項專利與公開案的專利組合,這是亞洲第一次跨公司集體收購案,當時是由寰太知識管理顧問(Transpacific IP)協助專利評價與技術支援工作。

而在2013年,國際大廠ResMed控訴國內廠商雃博陽壓呼吸器產品侵權,禁止其在美國上市,當時雃博尋求顧問導向型NPE世博科技顧問(Wispro IP & Legal)協助反擊,控訴ResMed的專利無效,最後ResMed與雃博達成和解,雃博產品仍然可以至美國販售。

圖五、台灣公司 vs. 顧問導向型NPE

資料來源:103年經濟部技術處「跨領域科技管理與智財運用國際人才培訓計畫」成果發表會論文《台灣企業與NPE合作之可行性分析》

與NPE合作的具體建議

既然NPE的種類這麼多,企業應該如何選擇呢?廣達電腦股份有限公司鄭忠禮為此項研究的報告人,他代表在103年成果發表會中依據研究結果,針對不同的企業類型提出幾點建議。

新創公司 強化與研究導向型NPE合作

台灣的新創公司通常還是著重在與研究導向型NPE合作,由於尚未商品化,被其他廠商或NPE提起訴訟的風險較低,應該從一開始就好好經營公司智財,健全本身的智慧財產權體質。鄭忠禮建議,新創公司應該要找好的事務所,確保品質的專利,同時可考慮與專利管理服務公司合作,在創業過程中就將專利侵權分析與專利布局規劃規劃進去。如果不幸遇到大廠興訟時,可以委請法律事務所或智財諮詢導向型的NPE評估訴訟抗辯。

代工廠降低智財風險 可選擇購買有利的專利組合

台灣的代工廠是常被NPE找上門的對象,多半都有對付NPE的經驗,若收到NPE的警告信時,必須要妥善回應。首先要評估加入此NPE是否有利,可從專利組合的完整度以及專利數量,來判斷是否有助於對抗競爭對手提出的專利訴訟。此外,建議代工廠要準備一筆智慧財產權的預算,包含專利申請、專利訴訟與權利金支付,這就都要算進開發產品的必要成本。代工廠可與研究導向型或智財顧問型的NPE合作,進行專利規劃或購買有利的專利組合,建立公司內部智慧財產權的能量。

品牌廠商 小心成為NPE眼中肥羊

品牌廠商屬於利潤較高的企業,若專利組合的品質或數量不足,就有可能成為其他公司或NPE眼中的肥羊,因此從發展新產品開始,就必須特別重視智慧財產權規劃,建議可與研究型導向的NPE合作,技術研發上的品質與創新性較佳。若是被迫加入訴訟導向型與防禦導向型NPE,也要積極思考如何利用這兩種NPE來整合本身的專利組合方向。

 
 
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