在與專利局往來多次有關顯而易見性(obviousness)的答辯卻還是被駁回後,近乎無計可施的申請人有時會翻出最後一張牌,也就是輔助性考量(secondary consideration),其包含多項證據要素,最常看到的例子就是「商業成功(commercial success)」。然而,要能以「在商業上獲得成功」來證明專利的非顯而易見性並非容易之事,其中還有很多需要注意的細節,例如:申請人一定要自己販售產品才能提出嗎?判斷因素是產品銷售量還是市佔率?如果產品賣到國外也算嗎?以下將以二個瓶蓋大廠的專利無效攻防來說明如何以輔助性考量來保住專利。 這次的主角是日常生活常見的玻璃飲料瓶蓋,例如需要開瓶器開啟的啤酒金屬瓶蓋。
World Bottling Cap, LLC (World)提出多方複審(Inter Partes Review, IPR),其以期刊Industrial Heating中揭露內容以及US 2,233,904 (Wagner)等數篇引證案之組合,認為Crown Packaging Technology, Inc. (Crown)的美國專利US 8,550,271不符合35 U.S.C. 103的顯而易見性,故應為無效專利。
圖1. US Patent No. 2,233,904專利之其中一個請求項
圖片來源:USPTO
專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board, PATB)的行政專利法官(Administrative Patent Judge, APJ)經分析比對後,認為雖然Wagner沒有揭示系爭專利的鋼鐵硬度值(hardness value),但Industrial Heating記載之硬度範圍60-65的平均值62.5滿足系爭專利之大於62的條件。
專利權人Crown主張Wagner在夾蓋(crimping)時需要壓平溝槽(groove)所以較硬的鋼鐵反而會影響作業進行,但法官認為Wagner與系爭專利的差異僅在於硬度,Crown提出的反證(rebuttal evidence)並無法排除先前技術之組合,即反向教示(teach away)並不成立。此外,World亦指出本領域的趨勢是用更薄且更硬的材料來製作瓶蓋。
接著法官開始把重點移到Crown提供的輔助性考量之證據,在判決意見中法官引用蘋果與三星在2016年的訴訟大戰的CAFC全院庭審意見,也就是在判斷35 U.S.C. 103時,四項Graham因素都要考慮,其中第四項就是輔助性考量,其包含商業成功、長期感受但未解決的需求(long-felt but unsolved needs)以及他人的失敗(failure of others)。
圖2: 蘋果與三星2016年專利訴訟大戰中之CAFC全院庭審意見(部分)
圖片來源:PTAB
Crown提出的輔助性考量為有四項:nexus、commercial success、industry praise以及copying,以下逐項說明。
(1) 連結 (nexus) 專利權人指出其系爭專利的發明人在祕魯擁有的瓶蓋製造公司Packaging Products de Peru (PPP)是依據系爭專利來生產皇冠瓶蓋,再銷售給秘魯的客戶。Crown的證據顯示其專利發明是PPP所售之產品的整體,並非組件或是一小部分,雖然所售產品的硬度75遠高於claim中的數值,但法官認為這是發明利益的最大化,不影響專利與產品的直接連結關係。
(2) 商業成功 (commercial success) 在商業成功的部分,Crown拿出PPP在祕魯市場從2010年至2015年的市佔率以及銷售額表格做為證據。表中LG表示舊式瓶蓋,STD則是於2009年引進的新瓶蓋,也就是依據系爭專利生產的皇冠瓶蓋(crown cap)。【本文未完,完整內容請見《北美智權報》181期:商品大賣也能拯救專利 ─ 當商業成功遇見顯而易見性 】
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