為什麼沒人治得了專利蟑螂？

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2015/04/02 第89期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站       編輯小語 北美智權『從研發創新到專利佈局的致勝策略』免費研討會，歡迎報名！     專利評析 為什麼沒人治得了專利蟑螂？     法規訴訟 專利蟑螂與專利侵權之屬地主義 － 以美國2005年黑莓機案為例     深入報導 台灣新創事業露曙光！閉鎖型公司修法為創業謀生路     智財管理 「走出去」不是提升專利價值的唯一途徑，卻是必經之路       北美智權『從研發創新到專利佈局的致勝策略』免費研討會，歡迎報名！ 日期： 台南場：2015年5月7日(四) 13:00 ~16:45 經濟部中小企業處南科育成中心B106 高雄場：2015年5月8日(五) 13:00 ~16:45 高雄國際會議中心605會議室 議程： Session1:專利佈局策略–拆解對手專利的理論及實例 Session2:藉由專利分析工作提升企業研發至戰略地位 Session3:從專利警告信函看專利管理與佈局 詳細資訊請見研討會活動網站。 歡迎產官學研及機構各界先進免費報名參加！立即報名 為什麼沒人治得了專利蟑螂？ 蔣士棋╱北美智權報 編輯部 經過多年的「歷練」，專利蟑螂不但興訟的能力越來越高明，也開始懂得玩財務遊戲。而根據一項美國哈佛大學的研究報告，如果我們再不認真管管NPE的種種濫訟行為，遲早有一天我們將失去創新研發帶來的社會進步。 「Smartflash這家公司不生產產品、不雇用員工、沒有創造工作機會、甚至沒有在美國經營，它做的唯一一件事情就是鑽專利制度的漏洞，要我們為自己發明的科技付它權利金！為了保護我們員工辛苦的創新成果，我們一毛錢都不會付，而且一定會在法院內跟它們對抗到底！」今年2月25日，就在Apple Watch以及新Macbook發表會前夕，蘋果公司罕見地用這麼強烈的語氣對外發布這項聲明。就在這一天，蘋果被美國聯邦法院判決侵犯了Smartflash所擁有的三項專利，必須支付其5億多美元的賠償金。 蘋果不是唯一一個被Smartflash盯上的目標。這家公司的網頁中列出了其他三家被Smartflash提告的公司，包括三星、Google、以及台灣的宏達電（HTC）。更令人側目的是，這家公司據以提告的憑證，就只有區區七項專利，遠遠不及這些國際品牌投注在研發和專利保護上的心力，難怪蘋果公司會氣得跳腳。 在美國，非專利實施實體（NPE）或者專利蟑螂（Patent trolls）的猖獗，已經到了讓產業界無法忍受的地步。根據一份哈佛大學去年度的研究，從2001年到2011的十年之內，在美國內被NPE提告的企業從11家激增到336家，但同一時間內被專利實施者（PE）控告的企業數量卻始終維持在150家上下，顯見專利蟑螂興訟的能力，已經超越真正從事研發創新以及需要專利保護的科技業者（圖1）。 圖1：2001~2011美國被NPE/PE提告之企業數量 資料來源："Patent Trolls: Evidence from Targeted Firms", Lauren Cohen, Umit G. Gurun and Scott Duke Kominers, Harvard Business School, August 7, 2014 除了興訟之外，這些NPE對於資本市場的遊戲也越來越熟練。去年六月，一家叫做Inventergy的NPE藉由反向併購（reverse acquisition）的手法吃下了一家叫做eOn Communications的那斯達克上市公司，使它自己從此具備了在資本市場籌資的資格。從2013年5月份開始，Inventergy一邊向老牌科技廠如華為、松下（Panasonic）、諾基亞（Nokia）收購了約760項專利資產，又同時完成了上市計畫、引入新投資人等工作。雖然在公司簡介中，inventergy一直強調它們的策略是著重專利授權而非興訟，但也已經對一家名為GenBand, Inc的科技業者提出告訴。 與其它的NPE相較，Inventergy握有的專利數量更多，使得它要求進行授權與興訟的籌碼更強大，而且它又懂得透過資本市場來加強自己的財務實力，真要與其抗衡的話，一般科技業者不一定能討得到便宜；更麻煩的是，如果這種NPE一手收購專利另一手借殼上市的營運模式成功了，一定會引起更多人仿效，屆時整個美國的專利產業將更為混亂。 美國官方不是沒有對策。早在2013年的12月初，美國眾議院就已經表決通過創新法案（Innovation Act），目的即在扭轉當前專利侵權濫訴的現象。在現行的美國法律中，只要專利權人認為自己的權利受到損害就可以直接提起訴訟，不必在第一時間就舉出具體事證；然而根據這項創新法案，未來專利權人必須要在提出專利侵權訴訟時就提供權利被侵害的具體事證。簡言之，這項法案加重了專利權人的舉證責任，使得專利侵權訴訟案更難成立，間接遏止了NPE任意興訟、逼使對方屈服的機率。 只可惜，這項法案至今仍然躺在美國國會裡。根據美國憲法規定，一項立法議案必須得到參眾兩院通過，並經總統簽署後才能形成法律，而這項創新法案在送交參議院後，一直無法被通過，甚至參議院司法委員會主席已經公開宣稱，「這項法案已經被移出立法議程之外」。之所以會出現這種僵局，是因為創新法案在加重專利權人的舉證責任後，受到影響的不只是NPE還包括研究型大學、小型公司以及獨立發明人。不論是大公司或小公司，在司法之前人人平等，司法體系不能夠偏袒任何一方；倘若創新法案就這樣成為法律，也許能夠確實遏止NPE隨意興訟的亂象，但也讓財力資源有限的教育機構或中小企業更難主張自己的權利，長久下去專利權將成為大財團的禁臠，對國家經濟與技術進步也不見得是好事。 美國國會在過去兩年內為創新法案吵吵鬧鬧時，哈佛商學院發表的一篇研究報告已經明白地指出，NPE濫訟的行為已經嚴重打擊了被告公司對於繼續投入研發創新的意願。這份名為「Patent Trolls: Evidence from Targeted Firms」的研究明白指出，當一家公司被NPE控告侵權而且被法院判決敗訴後，這家公司會減少投注在研發創新上的心力，而其研發品質也會趨於低落。最後，這份報告在結論中警告：「如果美國因為放任NPE的行為使得自己變得對真正的創新越來越不友善，這些引領創新的人才資本以及他們所創造的回報，將會選擇遠離這個國家！」 沒有人希望看到全球最懂得創新的蘋果公司，因為NPE的濫訟而變得對創新意興闌珊。作為全球智財權保護標竿的美國，如何在保護專利權人以及遏止NPE之間取得平衡，更是全世界國家都關注的焦點。台灣的NPE雖然還不像美國那麼猖獗，但隨著市場與技術布局越來越全球化，難保哪一天不會像宏達電一般，在某個小地方法院被NPE盯上，實在不可不審慎以對。 更多精彩文章，歡迎瀏覽《北美智權報》第129期 延伸閱讀： ◎專利蟑螂與專利侵權之屬地主義 － 以美國2005年黑莓機案為例？ 專利蟑螂與專利侵權之屬地主義 － 以美國2005年黑莓機案為例 楊智傑/雲科大 科法所副教授 美國法院過去常常處理跨國專利侵權案件，而2005年的黑莓機案，涉及一個系統專利跨國的問題。雖然本案被告RIM公司認為，黑莓機系統中的「轉接站」位於加拿大，並不在美國專利法35 U.S.C. § 271「直接侵權」的適用範圍。但法院提出一結論，雖然該系統可能位於海外，但該系統的主要使用、控制與獲益在美國，判決仍構成美國之侵權 … 台灣新創事業露曙光！閉鎖型公司修法為創業謀生路 吳碧娥╱北美智權報 編輯部 台灣有98％以上的中小企業都是「閉鎖型公司」，卻在現行公司法下找不到適當身份，只能以「股份有限公司」的身份存在。有多少家族企業從來未依法召開董事會、股東會，直接以會議紀錄敷衍了事，卻不知道已經偽造文書誤觸法網？由於公司法這種為大型企業量身訂做的嚴謹規範，根本不符合新創公司實質所需，現在經濟部已經著手修改公司法，企圖打破「一股一權」結構，更具彈性的「閉鎖型公司」終於有望在台灣實現！ 台灣人有多愛創業當老闆？美國研究機構「全球創業精神發展機構」（The Global Entrepreneurship and Deve-lopment Institute，簡稱GEI）日前發布「2015全球創業精神指標」，台灣排名全球第八，在亞洲更是拿下第一，台灣人熱愛創業可說舉世聞名。只不過，創業不易，守成恐怕更艱難。根據2011年的全國工商普查，台灣共有111萬家營利事業，存活超過五年的有75％，時間拉長到二十年，能存活下來的公司只剩三分之一！ 現行公司法無法符合新創公司所需 催生「閉鎖型公司」修法 根據經濟部統計，台灣約有10萬家中小型股份有限公司，非中小型股份有限公司約1萬7,000家，其中屬於上市櫃公司僅有約1,500家。從數據看來，台灣大部分的企業都是中小型股份有限公司，而且多半為家族企業，持股比例或轉讓的變動都很少，尤其是新創企業，不但股東人數少，股東結構呈現相當的閉鎖性，但在現行公司法中，對於「有限公司」或是「股份有限公司」仍存在著許多管制性的規定，不僅限縮了創業與投資人的規劃空間，還會產生很多法律遵循的問題。 主要的癥結在於，目前股份有限公司的制度設計，主要是為大型公司量身訂做，像是董事會、股東會等權利義務安排，或是股權設計、股東投票等制度，對於大公司而言有存在必要，卻不一定適用在股東人數少的新創公司或中小企業，反而是應該給予給多彈性自主的空間。 普華商務法律事務所律師楊敬先舉例，台灣很多中小企業是家族事業，老闆覺得公司是自己的，在大規模募資之前，沒有依法執行股東會的召集程序，只有會議紀錄而沒有真正開會，這在法律上是無效的股東會，不僅做出的決議全部無效，還會有偽造文書、登記不實的法律責任。若沒確實遵循法規就進行募資，還會衍生出很多沒想到的法律爭議，並影響到投資人和技術團隊的權益。 由於台灣限制較多，實務上很多投資人會要求將新創公司設在海外，利用海外彈性的公司法，達到募資的便利，同時能給投資人較多的保障，比較容易達成募資目標，這也反應出新創公司在台灣的法令下，募資有其困難度。為了扶植創業發展，經濟部已在著手修改公司法，增訂「閉鎖型股份公司」專章，大幅放寬各項不必要的管制，預定將在4月提報行政院審查。 圖一、不同時期公司適用之法規 圖片來源：經濟部 公司法修正後最大的改變，是開放特別股複數表決權，不再限制於「一股一權」，只要以章程約定即可，有助於保障新創公司經營權；另外也開放以勞務、信用出資及無面額股票，方便投資人調整股權（修法前後比較，請見下表一對照）。 表一、公司法修正閉鎖型公司草案 項目 現行公司法— 股份有限公司 閉鎖型公司草案 募資工具 新股發行對象 股東有新股認購權 不適用 特別股 經濟部不允許： 一特別股轉換為數普通股 複數表決權之特別股 均可以章程規定 公司債 有發行總額與條件之限制 經濟部：僅公開發型公司可發行可轉債、附認股權之公司債 無限制 經董事會特別決議與股東會同意即可 出資、會計 會計師簽證 設立與變更資本額，應經會計師查核認證 一定資本額以下無須簽證 出資種類 現金、公司所需財產、技術、貨幣債權 不得以勞務、信用出資 尚可以勞務、信用出資 面額 章程自訂面額 不得折價發行 經濟部：每股金額應以壹元、貳元為單位 公司得選擇採面額或無面額股 盈餘分配 會計年度終了進行分配 章程可約定分配盈餘時間 資料來源：2015/03/18「新世代創業契機與挑戰論壇」國立政治大學法學院副教授朱德芳簡報 保障新創公司經營權 不限於「一股一權」 資誠聯合會計師事務所會計師吳郁隆表示，在台灣，董事會的決議是以「席次」計算，而股東會的決議才是以「持股比例」計算。若當技術人或經營團隊掌握的持股比例無法過半時，在募資階段就要特別注意分散投資人，才能確保經營權，否則當對外募來的資金非常集中，股權又過半時，對方就能掌握決策主導權。也就是說，在台灣「一股一權」的環境下，創業團隊必須兼顧「董事席次」與「持股比例」，但在美國就沒有這種困擾，因為美國可透過股東協議，協定未來表決時的權利和義務，不受到一股換一股的限制。若閉鎖型公司能通過「一股多權」，新創團隊就能夠透過股東協議或特別股的安排，保障新創公司的經營權。 【本文未完，更多精彩內容請見《北美智權報》第129期：台灣新創事業露曙光！閉鎖型公司修法為創業謀生路 更多精彩文章，歡迎瀏覽《北美智權報》第129期 「走出去」不是提升專利價值的唯一途徑，卻是必經之路 李淑蓮╱北美智權報 編輯部 提升專利的品質有很多種方法，例如在研發初期做好市場調查、競爭對手分析；在研發構想成形的階段確實做好前案檢索、專利分析；及委託專利事務所經驗豐富的高手來撰寫專利稿……等等，都是有效提升專利品質的撇步。然而，專利是屬地主義，所以一件專利的「地理位置」也很重要，像一件品質很好、市場利用價值很高的專利技術，如果只申請了台灣專利，那就很可惜，因為在國際市場上就變成是無用武之地。在這種情況下，讓專利「走出去」的觀念就很重要，台灣廠商除了申請台灣本土專利外，國外專利佈局也不容忽視。由於台灣市場小，因此廠商多以外銷起家，所以對於專利的海外佈局算是有一定的經驗，特別是在美國專利的部分，表現更是出色。反觀對岸中國大陸，最近幾年才開始重視智慧財產權，用資助的方式鼓勵及支持大陸企業申請專利，在反正是國家出錢的前提下，大家拚命申請，也順利的產生了亮眼的數字。然而，早期大部分的專利都是中國專利，而且品質參差不齊。後來為了要中國企業站上世界舞台，於是喊出「走出去」的口號，除了品牌要走出去，專利當然也要走出去，不然就會像小米一樣，一出家門就在印度踢到鐵板。在大陸政府的強力支持及資助下，中國早已成為PCT國際專利的申請大戶，但是，中國企業是真的成功走出去了嗎？還是只是假象？ 中國企業成為PCT國際專利申請排名No. 1 世界智慧財產權組織 (WIPO) 於3月19日發布了2014年的PCT專利申請報告，報告顯示2014年PCT專利申請案共有215,000件，與2013年相比成長了4.5%。其中國的PCT國際專利申請案達到25,539件，較2013年增長18.7%，是全球唯一一個出現2位數增長的國家。 從圖1可見，美國仍是PCT國際專利申請最多的國家，2014年申請量�61,492件，同比增長7.1%，占全球數量的28.7%，其次是日本，申請量�42,459件，同比下降3%，占申請總量的19.8%，而中國則排在第3位。 圖1. 2014年PCT國際申請量前十大國家 資料來源：WIPO 雖然在國家排名上，中國落後於美、日，但在個別申請人的排名上，中國企業則是搶盡風頭。如圖2所示，大陸的華�技術以3,442件PCT國際專利申請案成�企業PCT國際專利申請排名的第1位；美國高通位列第2，PCT國際專利申請量�2,409件；中興通訊則以以2,179件PCT國際專利申請量位列第3。中國企業 於前三甲中即占了2位，此外，報告還顯示，在企業PCT國際專利申請量的前50位排名中，來自中國的騰訊科技、深圳華星光電、京東方、華�終端也分列第17位、23位、34位和46位，可以說是成績斐然。 圖2. 2014年PCT國際申請量前十大企業 資料來源：WIPO 那麼，是否可以認定中國企業在專利的布局上，已成功衝出本土，走向國際呢？當然不是！！讓我們再看一下2014年的美國專利統計數據，也許可以看出一些端倪。 大家都知道PCT（專利合作條約，Patent Cooperation Treaty）是專利領域的一項國際合作條約，它只是一種「國際專利申請制度」而非「國際專利授權制度」，故不存在「PCT國際專利權」這回事。此外，PCT分「國際階段」及「國家階段」；「國際階段」必須在第一次申請國之優先權日起12個月內提出申請，而「國家階段」則是已提交國際階段申請者，並必須在第一次申請國之優先權日起30個月內提出申請，所以，很明顯的可以看出，PCT其實是一種「拖延」策略，讓申請人在提出第一次申請後，有30個月的緩衝時間，可以好好考慮接下來要申請那些國家的專利（即在國家階段進入那些國家）。 所以，現在中國企業成為PCT大戶，只代表中國很積極的進入「國際階段」，而且，中國企業的第一申請國就是中國，所以根本沒有走出去。如果要成功的「走出去」，必須要看中國企業進入「國家階段」的成績才準。 由於美國是最主要的國際市場，所以現在就以2014年的美國專利統計數據來檢視中國企業走出去的成績。 美國專利：台灣是大戶 中國差很大 從圖4可以看出來，2014年美國專利獲證數量最多的是美國，達到173,738件，而台灣則是有13,856件排名第5。反觀中國大陸，僅有9,212件，與台灣相比落後許多，特別是大陸有十多億人口，企業數量是台灣好幾千、幾萬倍的情況下，更顯其「走出去」的成效不彰。 圖4. 2014世界各國美國專利獲證數量 資料來源：USPTO 圖5是在USPTO官網上秀出的2014年美國專利數量領先的專利權人，USPTO共列出27家，但其中並沒有任何一家的中國企業，反觀台灣企業倒是有2家，分別是鴻海 (Hon Hai)及台積電(TSMC)，在PCT國際申請中遙遙領先的大陸企業華為與中興，在美國專利中似乎表現不佳 (於2013年時，華為美國專利獲證量為685件，而中興甚至只有273件)，因此大陸企業「走出去」策略看來仍未有具體成效。 圖5. 2014年美國專利數量領先的專利權人 資料來源：USPTO 何不考慮直接申請美國專利？ 台灣廠商之所以在美國專利有不錯的成績，主要是因為台灣不是PCT會員國，因此要走出去只能直接進入「國家階段」，而美國由於市場大，競爭激烈，因此美國專利通常都是首選，很多時候甚至會以美國為第一申請國。反觀大陸企業先走PCT，表面看似可以增加考量時間，避免金錢浪費，但事實上中國專利品質普遍不佳，因此很多以中國為第一申請國的PCT申請案到進入國家階段時，會遭到駁回，很難拿到海外專利。所以，如果中國企業希望能成功的在專利上走出去，可不考慮以美國在地思維，直接用美國作為第一申請國申請專利，台灣企業不就是很成功的例子嗎？ 更多精彩文章，歡迎瀏覽《北美智權報》第129期 延伸閱讀： ◎要投注多少時間與金錢在一個專利上？取決於專利的價值與品質 •惹爭議！只因巧克力是「神明造型」 在關於宗教的問題中，這是相當小的一個。但無可避免的，這問題必須要問：吃掉你最喜愛的神明造型的巧克力沒關係嗎？這個問題在曼哈坦的一間小小的巧克力店「邦德街巧克力」出現。 •學會沖煮一杯好喝咖啡 不同類型的手沖壺、濾杯及沖煮手法，都可能對萃取出的味道有所影響。不斷練習、品嘗，感受口感、香氣，找出屬於自己的味道，就是學好手沖咖啡的一大關鍵。

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