這起案件名為Herm�嫳 International, et al. v Mason Rothschild案。自稱為Mason Rothschild的畫家,以愛馬仕經典款柏金包(Birkin)的外型,換上毛茸茸的材質,搭上不同配色,創作了一系列數位畫作。他將這些數位畫作命名為MetaBirkins系列,每一幅畫作有一個編號,並以NFT的方式,在NFT的銷售網站OpenSea上販售。以下是該網站銷售的截圖。
被告Rothschild則請求直接駁回該訴訟(moved to dismiss)。其理由主要是,他使用「MetaBirkin」做為畫作名稱,構成了商標的藝術創作使用,符合第二巡迴法院1989年Rogers v. Grimaldi案的標準。
第二巡迴法院在1989年的Rogers v. Grimaldi案,建立了藝術創作豁免侵害商標的標準。該案的原告是一個著名演員,他主張自己的名字有形象權(或稱肖像權),並主張電影公司製作的電影《Ginger and Fred》侵害了他的形象權。Rogers案建立了二步驟檢測法。第一步驟,是看該商標對被告創作,是否具有「最低程度的藝術相關性」(minimally artistically relevant);第二步驟,如果具有某些藝術相關性,則在看該創作對商標的使用,是否會明顯地誤導(explicitly misleads)消費者,讓他們混淆該作品之內容、作者、贊助者、背書者。
近代美國專利法第103條「顯而易知性」(obviousness)的判斷基準,奠基於美國聯邦最高法院所做出的KSR International Co. v. Teleflex Inc.案(KSR案)判決,其修正當時的「建議(suggestion)、教示(teaching)或動機(motivation)」原則(稱「TSM原則」)。
當「顯而易知性」的成立是基於多個先前技術參考文獻時,主張專利權無效者必須提出「建議、教示或動機」的理由,使熟知此技藝者能以系爭請求項內所主張的方式(in the manner claimed),來結合相關先前技術內的教示。然而,專利權人可對「初步的顯而易知性」(a prima facie case of obviousness)提出抗辯,並提出反駁他方主張,或舉出其他客觀的非顯而易知性證據。
地方法院以系爭專利所揭露的待解問題的本質,做為結合引證案的建議或動機,而待解的問題是「設計較不貴,較不複雜,更密實的組裝設計時所遇到的問題」。接著,地方法院取引證案美國專利第5,819,593號「電子式可調式踏板組裝」(electronic adjustable pedal assembly,「Rixon專利」),並指出Rixon專利揭露傳統踏板設計的複雜所導致的「電線失效」(wire failure),而Rixon專利是為克服此「電線失效」而提出了解決方法。不過Rixon專利中對應於系爭請求項的「電子控制器」的元件並未「附著於支撐」(attached to said support)。
因此,地方法院又舉引證案美國專利第5,063,811號「加速器踏板組裝」(accelerator pedal assembly,「Smith專利」)。而地方法院認為Smith專利提供了一對應於系爭請求項的「電子控制器」的元件,其附著於一固定的支撐元件(fixed support member),並據此解決了Rixon專利所指出的「電線失效」(或電線磨損問題)。
排名前5的聯邦地院在最近3年間保持不變,只有排名順序和每個法院受理的專利案件所占的比例有所變化。德克薩斯西區聯邦地院 (Western District of Texas) 在2020年已超過德拉瓦聯邦地方法院 (District of Delaware) ,成為排名第一的專利訴訟法院。德克薩斯東區聯邦地院 (Eastern District of Texas) 和加州北區聯邦地院 (Northern District of California) 分別穩居第3和第4。過去3年在排名前3的聯邦地院受理的專利案件總量比例從2019年的47%上升至2021年的57%。這種巨大變化的原因之一是Albright法官號召各方共同努力吸引專利案件,使得向德克薩斯西區聯邦地院提起的專利案件量不斷增加。
沒有留言:
張貼留言