（本文作者為美國杜克大學法學院訪問學者） 專利權的讓與或授權，為讓與人和受讓人之間或授權人和被授權人之間的私契約行為，依照契約法理，不論是讓與人讓與專利權時，或專利被授權人從授權人處取得專利實施權時，無異承認該專利有效性，故應該受到禁反言原則拘束，剝奪其爭執專利效力的資格。但CAFC在2018年Arista Networks, Inc. v. Cisco Sys.案為在聯邦地院、ITC受制轉讓人禁反言40餘年的專利讓與人另在PTAB打開了IPR這扇挑戰專利的窗。以IPR本為行政體系的複審制度本無契約法理上禁反言適用的角度，惟此是否大開專利讓與人循IPR挑戰專利之門，仍有待觀察。
照片來源：Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock Images
「讓與人禁反言」（assignor estoppel）是指禁止專利讓與人在讓與專利權後，於受讓人以同一專利對其提起侵權訴訟時，挑戰該專利的有效性；「被授權人禁反言」（licensee estoppel）則是指禁止專利被授權人從授權人處取得專利實施權後，挑戰該專利的有效性，兩個禁反言原則分別拘束專利讓與或授權契約各自一方。
美國最高法院在1969年Lear, Inc. v. Adkins案後揚棄「被授權人禁反言」原則，但在聯邦巡迴上訴法院的判例下「讓與人禁反言」原則仍獲得維持，如今仍適用於聯邦法院與美國國際貿易委員會（ITC）337條款調查程序。然而，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在2018年Arista Networks, Inc. v. Cisco Sys.案宣告因美國專利法第311(a)條明定除專利權人外，任何人均得向美國專利局提出IPR請求，故認定讓與人禁反言不適用於多方複審（IPR）程序。亦即，專利申請人在將專利權讓與他人後，仍可以循IPR程序請求專利審判及上訴委員會（PTAB）撤銷該專利。
美國專利法下的「被授權人」和「讓與人」禁反言原則與影響
「禁反言原則」（estoppel）源自英美法普通法及衡平法的體系，其內涵為「言行一致，禁止出爾反爾」，相當於我國的誠實信用原則。專利權的讓與或授權，為讓與人和受讓人之間或授權人和被授權人之間的私契約行為，依照契約法理，不論是讓與人讓與專利權時，或專利被授權人從授權人處取得專利實施權時，無異承認該專利有效性，故應該受到禁反言原則拘束，剝奪其爭執專利效力的資格。
美國專利法對於專利權的申請採取一重要原則，即專利申請人必須只能是自然人，不得為公司等法人機構。此外，依美國專利法第111條規定，專利申請人必須為發明人或其授權之人，雖然發明人可透過書面契約將專利權讓與所屬公司或第三人，但最初的申請人必須是發明人。且依美國專利法第115條規定，發明人必須宣誓（Oath or Declaration），確信自己是所申請發明的原始發明人，故亦被推定發明人確信該申請之專利應為有效，故後有禁反言之適用。
如上所述，由於美國專利法要求專利申請人必須是發明人，所以美國雇用人的普遍做法是與受雇人在受雇契約上訂定相關條款，規定受雇人在就職期間作出的發明和所申請得到的專利權應讓與雇用人。因此，在美國受雇人離職後如果自創公司並實施已讓與的專利技術時，在被原僱用人起訴其侵犯前述專利權時，往往會受到「讓與人禁反言」的束縛而不能對該專利權主張無效抗辯。
1969年Lear, Inc. v. Adkins案揚棄「被授權人禁反言」原則
1905年，美國聯邦最高法院在United States. v. Harvey Steel Co.案認為在當事人對事實有明確瞭解情況下自願簽訂契約，並藉由支付授權金取得專利實施權，嗣後就不得再度質疑該專利的效力。然而在1969年Lear, Inc. v. Adkins案中，美國最高法院認為在普通法上，契約義務與聯邦專利政策公眾利益的衝突中需尋求平衡點，被授權人依照授權契約有支付權利金換取專利發明的使用權之義務，但公眾應該對於落入公眾領域的技術享有自由且開放競爭的使用權利，故揚棄以往所採的被授權人禁反言見解，甚至對於爭執專利效力的行為抱持著鼓勵的態度。
1988年Diamond Sci. Co. v. Ambico, Inc.案維持「讓與人禁反言」原則
1988年Diamond Sci. Co. v. Ambico, Inc.案雖僅上訴至CAFC，卻對維持「讓與人禁反言原則」原則有著一錘定音的影響力。CAFC中認為儘管讓與人禁反言原則不再廣泛適用，但因當發明之讓與人於依美國專利法第115條規定宣誓時，可證明其相信該專利是有效的，且將專利轉讓於他人以換取對價之報酬，則必須受到禁反言之拘束，不得在侵權訴訟中抗辯受轉讓之專利無效。
本案案情為專利發明人Welter博士於Diamond公司雇用期間發明對抗豬腸胃炎的疫苗，並且針對該傳染性腸胃炎的疫苗及其製造方法申請專利。在申請過程中，Welter博士轉讓該專利上的所有權利於Diamond公司，嗣後Diamond公司獲得系爭專利。Welter博士離開Diamond公司後創建Ambico公司並擔任要職。因Ambico公司以系爭專利技術製造且販賣豬腸胃炎的疫苗，Diamond公司因此提起本件專利侵權訴訟控告Ambico公司及Welter 博士侵害其轉讓於自己的三項專利。被告Ambico公司及Welter 博士抗辯專利無效，因愛荷華南區聯邦地院（U.S. District Court for the Southern District of Iowa）認為本案有讓與人禁反言原則之適用，因而被上訴至CAFC。CAFC維持聯邦地院判決。
2018年Arista Networks, Inc. v. Cisco Sys.案
Cisco公司為美國第7,340,597號專利（系爭專利）之專利權人，該專利為有關使用登入組件（logging module）以保護通訊裝置的方法與裝置。該專利發明人Cheriton博士於發明當時受雇於Cisco公司擔任技術顧問與主任產品工程師，並將系爭專利技術發明的所有權利讓與Cisco公司。嗣後，Cheriton博士與其他受雇人離開Cisco公司並共同成立Arista公司。Cheriton博士以首席科學家身分於Arista工作，並於2014年辭職離開Arista公司。Arista公司於2015年四月向PTAB提出IPR請求撤銷系爭專利。
PTAB檢視本案時，駁回Cisco公司基於讓與人禁反言原則，提出Arista公司不得提起該件IPR之主張，且於最終書面決定（final written decision）撤銷系爭專利的部分請求項。Arista公司就最終書面意見裁定上訴至CAFC，Cisco公司亦同時就PTAB判定其所持專利的部分請求項不得准予專利之裁定提起上訴。
Cisco公司於上訴中指出，基於Cheriton博士曾任職並於受雇期間將其專利權利讓與Cisco公司後，方請辭並成立Arista公司，並與Cisco公司在市場上競爭的事實，實跟法學教科書上對「轉讓人禁反言」的事例並無二致，Cisco公司更指出與本案相關聯，依美國國際貿易委員會（ITC）337條款調查程序的案件中，不論ITC或上訴審的CAFC均認定該案適用轉讓人禁反言，實無有判決歧異的道理。
然而，CAFC最後仍維持PTAB見解，做出讓與人禁反言並未阻卻Arista公司提出IPR的判決。CAFC指出，雖然轉讓人禁反言在案例法上自1880年開始已適用45餘年，但由國會所制定的專利法位階仍高於案例法。CAFC認定依美國專利法第311(a)條載明「除專利權人外，任何人均得向美國專利局提出IPR請求」，不論從文義解釋或由國會的立法目的解讀，均可知國會於訂立第311(a)條時已知「轉讓人禁反言」在案例法上的適用，卻仍以法律規定任何人均得向美國專利局提出IPR請求，故國會是有意特例使轉讓人亦可循IPR挑戰專利。CAFC並針對Cisco公司指稱允許轉讓人得提起IPR會造成判決歧異的主張，指出基於IPR係給予行政體系的PTAB再次審視核予系爭專利是否適當，而與聯邦地院、ITC等判斷專利是否侵權不同，只要國會於專利法上清楚地揭示其立法政策的決定，法院均予以尊重。
小結
CAFC在2018年Arista Networks, Inc. v. Cisco Sys.案為在聯邦地院、ITC受制轉讓人禁反言40餘年的專利讓與人另在PTAB打開了IPR這扇挑戰專利的窗，實為擴張IPR挑戰專利的範圍。以IPR本為行政體系的複審制度本無契約法理上禁反言適用的角度，CAFC有其道理，惟此是否大開專利讓與人循IPR挑戰專利之門，仍有待觀察。
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