（本文作者為世新大學智慧財產研究所副教授） Alice案後，美國聯邦法院已累積許多案件，針對軟體發明之標的如何適用二階段測試法判斷專利標的適格性提高相關細節，同樣亦有若干案件，針對生物科技領域專利標的，如何適用二階段測試法進行闡釋，這些案件對於未來物科技專利之申請具有重要意義。本文將以2015年Sequenom v. Ariosa與Rapid Litigation Management Ltd. v. CellzDirect, Inc.二案分析生物科技專利之適格性判斷基準。
2012年美國最高法院在Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc.首度對於生物科技專利適格性之判斷提出意見，並於2014年最高法院在Alice案，提出二階段測試法判斷專利標的適格性，就專利標的涉及「抽象概念」、「自然界之物」、「自然法則」三個司法例外（judicial exceptions）事項提出適格性之判斷標準。
Alice/ Mayo二階段測試在生物科技專利案件之運用
最高法院在Alice案指出當有專利適格性的爭議時，應該以Mayo案所建立之二階段分析進行檢驗，此二階段測試又稱為Alice/ Mayo測試，檢驗方式內涵如下：
- Alice/ Mayo測試第1階段分析，首先判斷請求項是否指向（direct to）三個司法例外的不可專利性的標的？如果有這種情況，必須進入第2步分析。
- Alice/ Mayo測試第2階段分析，須考慮每個請求項的元件，以及額外的元件，個別或整體觀之，是否足以改變請求項性質，使不適格之標的轉成而符合適格之專利標的。
過去作者在多篇短文中，以電腦軟體發明為案例，其Alice/Mayo測試第1階段之分析，主要係判斷請求項是否指向「抽象概念」，而在第2階段尋找「發明概念」之分析，則著重分析是否涉及電腦之改良或技術之改良。然而在生物科技發明領域，其Alice/Mayo測試第1階段之分析，則須判斷是否涉及「自然界之物」、「自然法則」，強調與自然法則與自然界產物間之差異，或是屬於利用自然界法則；在第2階段尋找發明概念之分析，則強調新步驟，是否有新的結果，新的技術，新特徵出現？
美國聯邦上訴巡迴法院之重要案件
Sequenom v. Ariosa
2015年Sequenom v Ariosa案，涉及美國專利No.6,258,540之適格性判斷，本發明要求保護使用cffDNA的某些方法。該專利指導技術人員採取母體血液樣本，保留非細胞部分，以發明人所發現的遺傳物質，並確定父系遺傳序列作為區分胎兒和母體DNA。本項核心發現，可運用於檢測懷孕初期胎兒遺傳狀況的測試，該測試避免了對母親和胎兒都有潛在危害的危險侵入性技術，然而聯邦上訴法院卻宣告本件專利不適格。
法院認為在第1階段分析，發明人並未創造或改變cffDNA中編碼的任何遺傳信息，且無可爭議的是原有核酸的位置在件發明人發現之前已存在於自然界中。因此，本件專利之方法以自然現象開始並結束，所以標的直接指向自然界產生之物。
在第2階段之分析，法院也認為本件方法所附加之步驟係屬常規性之步驟，因此並不足將cffDNA的自然現象轉化為可獲得專利的發明的創造性概念。法院認為「對於涉及包含自然現象之方法，則方法必須新穎且有用的附加功能」。由於本案發明所提出之方法步驟，檢測父系遺傳cffDNA的方法，為已知、常規性，而斷定本件專利不適格。專利權人隨後上訴聯邦最高法院，而因最高法院拒絕審理而確定。
Rapid Litigation Management Ltd. v. CellzDirect, Inc.,
2016年Rapid Litigation Management Ltd. v. CellzDirect, Inc.,乙案涉及美國專利號7604929號專利（以下簡稱929專利）。本案的發明涉及生產成熟肝細胞純培養物的方法，以用於「測試、診斷和治療目的」。爭議專利相較於現有之技術中的肝細胞，由於先前技術，只能從肝臟切除或不可移植的肝臟的器官提供者獲得，並且其壽命相當短，且因可用性受限及不可預料性，因此導致肝細胞之培養相當不穩定，所以並不利於用於測試、診斷和治療之目的。
雖然已知冷凍保存之技術，足以保存肝細胞以供以後使用，但該方法具有局限性。這些侷限性包括將導致肝細胞之破獲，從而降低產量，且此種傳統之方法並不適合用於多供體之肝細胞池培養物之製備。然而，對於多供體之肝細胞池培養物之製備的有其必要，因為研究人員希望收集不同來源肝臟的肝細胞，而來自不同供體的肝細胞通常具有不同的代謝特性，因此有必要以建立近似於平均肝細胞的肝細胞製劑。由於傳統技術僅可以將肝細胞冷凍一次，然後必須使用或丟棄；然而本發明人發現，肝細胞群中的某些肝細胞可以多次冷凍和解凍並保持活力。因此929專利係涉及多重冷凍肝細胞之方法，涉及一種在冷凍後提供具有更大活力的肝細胞的方法。
在第1階段之分析，法院認為該技術之專利標的適格，並未指向自然法則（Law of Nature）。法院認為，肝細胞在多次冷凍循環中之存活的能力是一種自然法則，而本項專利之權利範圍非僅僅僅涉及冷凍循環中之存活的能力，而係指向一種新的有用的保存肝細胞的技術。法院進一步解釋，發明人必然發現某種肝細胞在多次凍融循環中存活的能力，但其所主張係一種生產多冷凍保存肝細胞的方法。因此，請求項的撰寫對於專利取得具有重大之影響，倘若發明人主張某一類型之肝細胞可以在多次凍融循環中存活，則因涉及自然界之產物而標的不適格。然而，在本案中，法院認為發明人利用他們的自然發現創造了一種新的以及改進的方法，來保存肝細胞供以後使用，因此並未指向自然界之物或自然法則。
上訴法院認為縱然無法判斷本件專利是否指向自然界之物，本件專利仍可通過第2階段之測試。因為本件專利改善傳統技術之缺點，延長肝細胞之存活率，並可供作日後使用，且不受限於冷凍之次數，因此改良先前之技術，具有發明之概念。
小結
以上二件案例發明人均發現細胞之特殊功能，均涉及自然界之物之發現，屬於司法例外之事項，須進行Alice/Mayo第1階段與第2階段之測試。然而Ariosa案，發明人所主張保護之標的其所涉及之檢驗方法並無創新，因此無法取得專利，而在CellzDirect則因為法院認定其所主張方法具有發明概念，因為改良過去傳統培養之方法，因而專利標的適格。由上述二個案件分析，發現有關生物性科技專利適格性之案例，與軟體專利適格性之案例有很大之差異性，例如在何種為生物科技的先前技術、何種技術屬於生物科技領域一般性或常規性之技術之判斷，相較於軟體專利適格性之判斷，生物科技領域的通常知識，似乎更須具備生物領域之專業知識，而非具備一般電腦常識即可判斷。
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